——以山东省高级人民法院做出的（2016）鲁民终字第2364号民事判决书为视角

近日，山东省高级人民法院做出的（2016）鲁民终字第2364号民事判决书引起了很多法律界同仁的关注[1]。该案涉及商标与企业名称的冲突、商标与域名的冲突、注册商标三年不使用抗辩、企业名称涉及的不正当竞争行为等法律问题。

本案的一审法院是山东省东营市中级人民法院（以下简称“东营中院”），二审法院是山东省高级人民法院（以下简称“山东高院”）。

上诉人（一审原告）海澜服饰公司成立于2002年3月11日，主营服装等。上诉人是“海澜”文字图形组合商标、“海澜之家”商标、“HLAN”商标的商标权人。其中，“海澜”文字图形组合商标的注册号为第4077664号，核定使用的服务类别为第43类“住所（旅馆、供膳寄宿处）、茶馆、饭店”等服务，专用期限为2007年11月14日至2017年11月13日（以下简称“海澜664”）； “海澜之家”商标注册为第4077327号，核定使用的服务类别为第43类“住所（旅馆、供膳寄宿处）、茶馆、饭店”等服务，专用期限为2007年11月14日至2017年11月13日（以下简称“海澜之家327”）；“HLAN”商标的注册号为第6067444号，核定使用的服务类别为第43类“饭店、餐馆、咖啡馆”等服务，专用期限为2010年3月21日至2020年3月20日（以下简称“HLAN444”）。[2]

被上诉人（一审被告）东营区海澜宾馆成立于2015年6月12日，主营业务包括宾馆服务、住宿等。被上诉人的成立时间在上诉人取得上述3个商标的专用权之后，且其企业名称中包含“海澜”字样。被上诉人在酒店外部及内部使用“海澜宾馆”、“海澜商务宾馆”等标识时，突出使用了“海澜”字样；被上诉人还故意使用“温馨海澜——您的家！”的文字表述且其装修和装潢风格模仿海澜服饰公司使用的黄蓝色系，这样就容易误导相关公众使之与“海澜之家”建立错误的联系。

此外，根据山东省东营市中级人民法院（以下简称“东营中院”）和山东省高级人民法院（以下简称“山东高院”）查明的事实，上诉人主张被上诉人域名hlan.cn的注册者实为张志强，IP地址显示为香港，上诉人没有举证证明张志强与被上诉人具有任何关系；被上诉人据此主张其不是www.hlan.cn网站的所有者和经营者，该网站即便有侵权的宣传信息也与之无关。

海澜服饰公司向一审法院起诉请求：

1、东营区海澜宾馆立即停止侵害海澜服饰公司“海澜”注册商标专用权的行为；

2、东营区海澜宾馆变更含有“海澜”中文文字的企业名称并停止不正当竞争行为；

3、东营区海澜宾馆在《中国工商报》上连续刊登一个月声明以消除影响；

4、东营区海澜宾馆赔偿海澜服饰公司经济损失及因制止侵权行为所支付的合理开支共计50万元。

东营市中级法院在依法查明事实的基础上认定：被告不合理地将其企业名称中的“海澜”字样突出使用构成商标侵权；被告故意攀附具有一定知名度的“海澜”商标并将其注册为企业名称，并使用“温馨海澜——您的家！”及模仿原告装修和装潢风格，构成不正当竞争。故判决被告立即停止侵害海澜服饰公司第4077664号和第4077327号注册商标专用权的行为；立即变更含有“海澜”文字的企业名称并停止涉案不正当竞争行为；赔偿经济损失及维权合理开支共计52495元；驳回原告其他诉讼请求。

上诉人不服一审判决，认为被上诉人还实施了侵犯HLAN444商标权的行为，一审并未处理；并且一审判决赔偿数额过低，据此提起上诉。山东省高级法院经审理认为，东营市中级法院一审判决正确，故驳回上诉，维持原判。

一审、二审法院在认定与处理“突出使用企业名称侵犯商标权”、“注册企业名称时攀附知名商标构成不正当竞争”、“连续三年不使用作为商标侵权赔偿抗辩”等问题时分析精当、处置果断，可以为司法实践提供诸多参考。但是囿于本案件固有的条件，“注册域名是否构成商标侵权”的问题没有得到控辩双方充分交锋，因此生效判决中也没有针对该问题展开深入分析。笔者有意结合本案已经查明的事实，针对“注册域名是否构成商标侵权”再补充一些自己的看法，以供各界同仁参考。

截至判决生效日，可供当事人选用的解决商标与域名冲突的法律依据包括《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2002〕32号，以下简称“商标侵权司法解释”）和《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（〔2001〕24号，以下简称“域名侵权司法解释”）。北京市高级人民法院《关于审理因域名注册、使用而引起的知识产权民事纠纷案件的若干指导意见》（京高法发〔2000〕276号，以下简称“北京指导意见”）[3]也可供参考。

1、本案选用了《商标侵权司法解释》

《商标侵权司法解释》第一条规定：“下列行为属于商标法[4]第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为：（三）将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的。”

适用本条司法解释判定侵权成立要满足如下4个要件：

（1）将与他人注册商标相同或相近似的文字注册为域名

在本案中，HLAN444是注册商标，Hlan.cn是域名，HLAN与Hlan构成相同或近似。

（2）通过该域名进行相关商品交易

由于商标法中有关商品的规定，都适用于服务[5]，所以可以推定该司法解释中适用于商品的规定，也都适用于服务。HLAN444的核定服务是“饭店、餐馆、咖啡馆”等，如果在使用涉案域名的网站上宣传自己的“宾馆、住宿服务”构成相关商品交易。

（3）相关商品交易的形式是电子商务

电子商务是“以信息网络技术为手段，以商品交换为中心的商务活动；也可理解为在互联网（Internet）、企业内部网（Intranet）和增值网（VAN，Value Added Network）上以电子交易方式进行交易活动和相关服务的活动，是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化”[6]。如果消费者通过使用hlan.cn域名的网站能够了解到被上诉人（一审原告）的服务，并按照网站上提供的信息向其发出或接受要约，或者能够支付定金、预约或保留房间时，可以认为是从事电子商务。

（4）容易使相关公众产生误认

相关公众主要是指能将HLAN444商标及其“饭店、餐馆、咖啡馆”等服务联系在一起的公众。一旦上述相关公众将hlan.cn与HLAN444商标产生错误联系，或者存在产生错误联系的可能，该要件即可成立。

在本案中，上诉人（一审原告）“既未能证明hlan.cn域名注册人是被上诉人（一审被告），也对涉案网站未能显示被上诉人（一审被告）通过涉案域名进行电子商务没有异议”[7]，所以不能根据本条司法解释判定商标侵权成立。因此两审法院都没有判定被上诉人（一审被告）侵犯上诉人（一审原告）HLAN444商标权。

2、本案没有选用《域名侵权司法解释》

《域名侵权司法解释》第四条规定：“人民法院审理域名纠纷案件，对符合以下各项条件的，应当认定被告注册、使用域名等行为构成侵权或者不正当竞争：

（一）原告请求保护的民事权益合法有效；

（二）被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或音译；或者与原告的注册商标、域名等相同或近似，足以造成相关公众的误认；

（三）被告对该域名或其主要部分不享有权益，也无注册、使用该域名的正当理由；

（四）被告对该域名的注册、使用具有恶意。”

首先，判定被告注册、使用域名构成侵权或不正当竞争，要同时满足这4个条件，缺一不可。

其次，结合本案事实，上诉人对其请求保护的HLAN444商标具有合法权益。

第三，被上诉人由于其企业名称中包括“海澜”字样，“hlan”符合海澜的汉语拼音缩写形式。因此可以解释为被上诉人对其享有权益或有正当理由。但是，一旦判定被上诉人企业名称中的“海澜”侵权、必须停止使用，被上诉人注册使用hlan.cn域名的正当权益及合理理由就不存在了。

第四，上诉人没有主张涉案商标是驰名商标，因此本条第（二）项中对“驰名商标的复制、模仿、翻译或音译”不适用。但是，hlan.cn域名与上诉人商标HLAN444相同或近似，是否足以造成相关公众误认可能会成为一个争议的焦点。值得注意的是，商标侵权一般的评价标准是近似商标用于类似商品容易导致相关公众就可以判定侵权成立，在域名侵权司法解释中，必须达到“足以造成误认”的标准才可以判定侵权成立。在本案中，HLAN444的使用强度不高，影响力不大，相关公众将其与“饭店、餐馆、咖啡馆”服务联系起来的认知度本来就不高，要想符合“足以造成误认”的标准有一定的难度。因此上诉人可以使用网站上的内容来证明“足以造成误认”。

第五，上述3个列举的情形都比较客观，相对容易做出判断，但是判断“被告对该域名的注册、使用具有恶意”就比较难，因为这涉及“被告”的主观动机，必须结合环境证据才能判断。为此，《域名侵权司法解释》第五条列举了“具有恶意”的若干种情况：“被告的行为被证明具有下列情形之一的，人民法院应当认定其具有恶意：

（一）为商业目的将他人驰名商标注册为域名的；

（二）为商业目的注册、使用与原告的注册商标、域名等相同或近似的域名，故意造成与原告提供的产品、服务或者原告网站的混淆，误导网络用户访问其网站或其他在线站点的；

（三）曾要约高价出售、出租或者以其他方式转让该域名获取不正当利益的;

（四）注册域名后自己并不使用也未准备使用，而有意阻止权利人注册该域名的；

（五）具有其他恶意情形的。”

《北京指导意见》第五条列举的“具有恶意”的内容与《域名侵权司法解释》第五条基本相同，只是更具体地列举了“或者为损害他人的商誉而注册域名”一项。

结合本案已查明的事实，逐条对比司法解释中列举的“具有恶意”的具体情况，可以发现：

由于HLAN444没有被认定为驰名商标，所以第（一）项不符合。也没有证据证明本案被上诉人存在第（三）、（四）、（五）项列举的行为，也没有《北京指导意见》列举的“为损害他人的商誉而注册域名”的行为，因此是否符合第（二）项，应是争议的焦点。

Hlan.cn域名用于商业目的，该域名与HLAN444商标近似，与该域名相关的网站上的内容与HLAN444核定的服务类别类似，这3个条件都可以说已经满足，但是上诉人针对“误导网络用户访问其网站或其他在线站点”这一点并没有提供充足的证据[8]。此处的“误导”应当不是“可能误导”，也不应是“足以误导”，应该是“已经实际误导了许多网络用户”，因为此处需要提供客观真实的环境证据来判断“被告”的主观恶意，而不能根据“存在误导的可能性”来推定“被告”具有恶意。所以，笔者认为第（二）项的标准也很难符合。

综上，即使hlan.cn域名的注册人不是张志强而是被上诉人、即使被上诉人被判令禁止在企业名称中使用“海澜”字样，但凭本案已查明的事实也很难判定被上诉人注册、使用hlan.cn域名达到“具有恶意”的标准。

在本案中，被上诉人主张hlan.cn域名不是其注册的，www.hlan.cn网站上的宣传也与其无关。上诉人既没有证据证明域名注册人张志强与被上诉人存在关系，也没有对“网站上的内容与被上诉人”无关提出异议。因此两审法院都比较轻巧地使用“域名与被告无关”这个理由把原告的诉讼请求驳回了。出现上述情况无疑是本案固有的条件造成的。为了使“域名与商标冲突”这个话题得到充分讨论，笔者假定hlan.cn域名是被上诉人注册的且www.hlan.cn网站上宣传的内容也与其提供的“餐饮、住宿、咖啡馆”服务有关。在此情况下，被上诉人在上诉人指控其“恶意注册、使用hlan.cn域名侵犯商标权”可以从哪些方面进行抗辩呢？

1、《商标侵权司法解释》项下的抗辩事由

当上诉人援引《商标侵权司法解释》第一条第（三）项作为法律依据时，被上诉人可从如下方面进行反驳：

（1）网站内容不构成“相关商品”

被上诉人可以主张www.hlan.cn网站是非经营性网站，只为一般性地介绍本企业，没有经营与住宿相关的服务；如果有经营，也仅仅是为本企业提供广告服务[9]。

（2）使用域名不构成“电子商务”

被上诉人可以主张www.hlan.cn网站并非是用于电子商务，理由是网站上有关“餐饮、住宿和咖啡馆”等服务内容的介绍不构成要约，也没有在线支付功能[10]。

（3）不足以造成相关公众产生的误认

被上诉人还可以主张上诉人的HLAN444商标缺乏显著性和知名度，不足以造成相关公众误认。

2、《域名侵权司法解释》项下的抗辩理由

被上诉人可以主张：上诉人请求保护的民事权益非合法有效；上诉人商标不是驰名商标（缺乏显著性和知名度）；hlan.cn域名与HLAN注册商标不相同、不近似；使用hlan.cn域名不足以造成HLAN444商标相关公众的误认；注册域名时被上诉人企业名称中含有“海澜”字样，因此对hlan.cn域名享有正当权益，因此也就具有了使用该域名的合理理由；被上诉人在使用hlan.cn域名时不具有恶意，即不符合《域名侵权司法解释》第五条中列举的所有情况。

此外，《域名侵权司法解释》第五条还规定：“被告举证证明在纠纷发生前其所持有的域名已经获得一定的知名度，且能与原告的注册商标、域名等相区别，或者具有其他情形足以证明其不具有恶意的，人民法院可以不认定被告具有恶意。”根据本条规定，被上诉人在被动反驳上诉人“具有恶意”的指控时，还可以主动举证证明自己的域名因为使用形成了知名度、取得了显著性，因此能与上诉人的HLAN444商标相区别。

除了没有证明域名注册人与本案被上诉人的关系之外，上诉人的诉讼请求设定中也有瑕疵，也可能构成域名侵权不成立的原因。

1、上诉人一审诉讼请求中不包括针对“HLAN”商标的侵权认定

上诉人一审诉讼请求第一项是“东营区海澜宾馆立即停止侵害海澜服饰公司‘海澜’注册商标专用权的行为”，该项诉讼请求中并没有包含请求判令被告立即停止侵害“HLAN”商标专用权的行为。

2、针对域名侵权的救济措施请求不到位

上诉人一审诉讼请求第二项是“变更含有‘海澜’中文文字的企业名称并停止不正当竞争行为”。该项诉讼请求中并不包括针对域名侵权的救济措施，上诉人也没有另行提出并列的、类似的、针对域名侵权的诉讼请求。

《域名侵权司法解释》第八条规定：“人民法院认定域名注册、使用等行为构成侵权或者不正当竞争的，可以判令被告停止侵权、注销域名，或者依原告的请求判令由原告注册使用该域名；给权利人造成实际损害的，可以判令被告赔偿损失。”

根据上述规定，上诉人要求判定被上诉人使用hlan.cn域名侵犯其HLAN444商标专用权的同时，根据“一事不再理”原则[11]，应当请求“被告”停止侵权、注销域名或者依“原告”请求由其注册使用该域名，同时要求被告赔偿损失。

在本案中，上诉人既未针对域名提出明确的救济主张，在赔偿请求中也没有针对域名侵权单独主张赔偿。

综上，本案涉及“突出使用企业名称侵犯商标权”、“注册企业名称时攀附知名商标构成不正当竞争”、“连续三年不使用作为商标侵权赔偿抗辩”[12]、“域名和商标的冲突”等问题。其中域名与商标的冲突问题在本案一审中并非重点，在上诉时才成为二审的争议焦点。通观全案，上诉人既没有指明解决域名与商标冲突的全部法律依据，也没有很好地设定涉及域名侵权的诉讼请求，更没有举证证明域名注册人与被上诉人的关系，导致上诉人（一审原告）针对域名侵权的诉讼请求没有得到两级法院的支持。本案有关“域名侵权”的经验和教训，可以对“后来人”处理此类案件提供参考或启发。

[1] 参见《他人使用其商标为域名及字号，海澜之家维权》，人民网转发自知识产权报，2017年2月10日，网址：http://ip.people.com.cn/n1/2017/0210/c136655-29072105.html

[2] 内容摘自山东省高级人民法院做出的（2016）鲁民终字第2364号民事判决书。有关本案的事实、涉案当事人的观点、两级法院的意见全部来源于该判决书。

[3] 《北京指导意见》已经北京市高级人民法院审判委员会二○○○年第二十三次会议讨论通过，于2000年8月15日起公布执行。《北京指导意见》对北京域外法院没有约束力，但是可以作为兄弟法院审理同类案件的参考。

[4] 系指《中华人民共和国商标法》（2013年修订版）。在本文中如无特殊注释，凡商标法均指2013年修订的商标法。

[5] 参见《商标法》第四条第二款的规定：“本法有关商品商标的规定，适用于服务商标”。

[6] 定义引自百度百科，网址：http://baike.baidu.com/link?url=tqnWhVx0MWtnlWCKkddh8m2w91j0pgu1SJyMKVz0mXAy3s-cLM9gGEyOYSYWkWil9e0bzP5fuBBVpWDW7WYzcbsczY_ACZQrdgvLCQAN1FIgAGnufNiH5kruIpxXeFE2

[7] 引自山东省高级人民法院做出的（2016）鲁民终第2364号民事判决书。

[8] 从山东省高级人民法院做出的（2016）鲁民终字第2364号民事判决书中没有发现上诉人（一审原告）提交了此类证据的内容。

[9] 山东省高级人民法院做出的（2016）鲁民终字第2364号民事判决书中没有涉及www.hlan.cn网站上的具体内容。在笔者撰稿日，该网站也无法打开，无法观察网站内容。

[10] 同上。

[11] 《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》（法释2015第5号）第247条的规定，上诉人不得以同一当事人、同一标的、同一诉讼请求再次起诉。

[12] 参见《商标法》第六十四条：“注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿。”

马德刚  合伙人

(86 10) 5809 1011

ma.degang@jingtian.com

马德刚律师毕业于北京大学法学院，先后获得学士和硕士学位；后于美国伊利诺伊理工大学芝加哥肯特法学院（Chicago-Kent College of Law）获得国际知识产权法学硕士学位。

马德刚律师的主要业务领域包括知识产权保护、知识产权贸易和知识产权争议解决，曾代理过诸多由最高法院、省级高院审理的重大案件和商事仲裁案件。马律师主要专注于专利法，但整个业务范围包括专利侵权诉讼、专利无效、技术自由实施（FTO）调查、商标异议、商标无效、驳回商标复审行政诉讼、计算机域名、计算机软件著作权、企业名称权、商业秘密和反不正当竞争等。在涉外知识产权领域，马律师曾为多家中国企业应对美国337调查提供过法律服务。

马德刚律师具有中国律师资格、美国纽约州律师资格、中国专利代理人资格，工作语言是中文和英文。